商标许可制度的法律完善

作者：韩剑

本章共分为两节，第一节提出完善商标许可制度的法律建议。第二节提出了解决商标许可增值利益分配问题的建议。笔者认为可以采用后合同义务和添附制度相结合的方法来解决商标许可增值利益分配的困境，并尝试以许可期间为手段，为解决商标许可增值利益分配问题提供可行性路径。

第一节 完善商标许可制度的法律建议

一、完善商标许可中的后合同义务

《合同法》第九十二条规定了后合同义务，即合同双方当事人在合同履行期届满后要基于诚实信用原则，履行必要的通知、协助、保密义务。 商标使用许可合同期限届满并不等于许可合同双方权利义务的终止。基于民法的诚实信用原则，根据合同法后合同义务理论，在许可双方合同履行期届满商标所有人在收回商标时，应该给被许可人一定的准备时间，允许被许可人销售库存滞销商品。而不是一旦到达约定的期限就强制被许可人销毁库存商品，停止使用商标。笔者认为，商标所有人和原被许可人可以在约定期限届满时共同商议约定一个合理期限。而商标所有人也负有协助原被许可人的义务。具体来说，首先对于商标被收回后原被许可人继续销售库存商品的行为，商标所有人负有容忍义务；其次，商标所有人应当配合原被许可人发表声明，提醒消费者商标许可关系的结束，防止消费者对双方商品产生混淆和误认。如有必要，商标所有人要负责把来龙去脉等具体的信息向消费者公开说明。利用后合同义务设置宽限期在司法实践上具有可操作性。后合同义务具有灵活性。首先法律可以规定以诚实信用为原则设立宽限期。其次，规定合同双方可以根据商标许可中增值的幅度、具体的许可时间以及社会影响程度灵活的设置宽限期。

二、创设商标许可添附制度

以往学者试图用添附制度来解决商标许可增值利益分配的问题，前文亦用添附制度理论论述了商标增值利益分配的合理性，但是缺陷和不足也比较明显。第一，添附制度是物权法上一项重要的制度。虽然知识产权立法之初是归属于民法领域范畴，知识产权也是一种无形的物权。但不可否认的是知识产权的特殊性，知识产权保护的是无形的智力劳动，添附制度是建立在实体物基础上的，返还无形的智力劳动成果是不可行的。第二，这种做法是有失公允的，在加多宝被许可经营的十七年来，除了“王老吉”品牌的巨大商业价值，加多宝公司显然是最大的受益者，毕竟许可使用费比起加多宝公司的盈利来说是微不足道的。在激烈的市场竞争环境下，谁也不可能保证商标使用人一定是盈利的，也不可能保证被许可使用的商标一定是增值的，如果广药在收回“王老吉”注册商标时需要将凝结在“王老吉”商标上的增值部分返还给加多宝公司，那么如果在商标许可使用过程中，被许可使用的商标的价值减少了，当原注册商标所有人收回注册商标使用权时，是不是也同样要商标使用人赔偿被许可使用的商标价值减少的损失？如果法律法规真的健全到这一步也未尝不可，只不过在社会主义市场经济的大环境下，这么规定并不现实。被许可使用的注册商标价值的增值部分难以具体计算和评估，即使可以评估出在原注册商标所有人收回注册商标使用权的当时被许可使用的商标价值，原注册商标所有人按照这个价值来偿还也是很不公平的，毕竟商标价值变化很大。

笔者认为，造成这些弊端的根本原因是商标许可人根据什么价值而返还。现有理论是以难以估算的商标增值价值以及商誉增值价值为根据，但如果单纯的返还一些实体有形又容易估量的添附物，比如在许可双方签订完商标使用许可合同之后，由被许可人独立设计出的申请过外观设计专利的“后发商业标识”。这种后发商业标识就相当于有形实体的添附物。无论这种“后发商业标识”有没有价值，会不会带来盈利，在许可合同期限届满许可人收回商标之时这个由被许可人独立打造的后发商业标识都要从商标上剥离出去返还给被许可人。把后发商业标识当做添附物返还给被许可人能够有效的解决知识产权案件适用物权法上“添附制度”的弊端。首先，这种后发商业标识是有形实体物，适用物权法关于添附物的要求。其次，返还后发商业标识这种添附物有利于许可双方的利益平衡。在商标使用许可期间，无论商标的价值是剧增还是骤降，返还被许可人后发商业标识都不会有失公允。而且也不用估量这种“后发商业标识”的价值，毕竟这是被许可人自己的设计并获得过外观设计专利权的。具体到“王老吉”商标案上，一方面，基于诚实信用原则的后合同义务，在“王老吉”商标的使用权被广药集团收回后，应当给予被许可人加多宝公司一个缓冲期，允许加多宝公司把库存积压的印有“王老吉”字样的凉茶销售出去，加多宝公司可以利用这个缓冲期申请注册自己的商标。另一方面，加多宝公司可以保留自己的“红罐”包装装潢，上文详细叙述过“红罐”包装是鸿道集团在广药集团授权自己使用“王老吉”商标之后，鸿道集团申请注册的外观专利产品。而且广药集团和鸿道集团的商标使用许可合同中明确约定了鸿道集团单独使用红色包装，而广药集团不能使用有红色的包装，事实上无论是许可前还是许可后的王老吉公司也是一直在使用绿盒包装，因此这个“红罐”包装的价值一直是鸿道集团通过自己的努力独立打造的。

这种做法在司法实践中是有理可循的。首先，我国最高院在“红罐”争夺案的二审判决书中写到，双方可以在不损害他人合法利益的前提下，共同使用“红罐”包装。最高院认为“王老吉”品牌的巨大商誉价值是广药集团和加多宝公司共同的努力结果。王老吉公司和加多宝公司多年的诉讼纠纷本是为了争夺“王老吉”品牌的商业价值。但在纠纷之战如火如荼进行的同时，虽然带来了社会公众的关注，也同样带来了不少的负面影响。这样的效果实际是背离了双方的初衷。因此双方应当本着互谅互让的精神、诚实信用的原则，尊重消费者的态度，为了民族企业能够继续做大做强而付出努力。由此可见，虽然法律没有具体的规定，但最高院从民法的基本原则诚实信用原则以及社会公众利益的角度出发，也是支持加多宝公司可以拥有“红罐”包装这个后发商业标识的。其次，这点在美国的司法判例中也有所体现。在2007年的Magna Doodle案中，美国的康涅狄格州地方法院判决商标许可期间产生的商品外观归属于商标被许可人。美国的Magna Doodle案和“王老吉”商标案极为相似。在Magna Doodle案中，许可双方签订的是排他性商标使用许可合同，商标被许可人在商标使用许可期间设计并申请了外观设计专利权。在许可合同终止后，被许可人用自己的注册商标继续使用该外观设计。因此原许可商标所有人起诉原被许可人称被许可人侵犯其商标权，外观专利权，违反了反不正当竞争法。该案的法官认为，被许可使用的商标与该案外观专利的结合并不能向消费者暗示该产品是来源于许可人公司的。因此该外观设计并不是原许可人公司商誉的载体。而且归属于许可人的商标，其范围仅指该商标，并不包括被许可人后来设计使用的外观设计。这两个司法案例的判决都充分尊重了被许可人的劳动成果。由被许可人设计并申请了外观专利的商业标识只是被许可使用的商标商誉的载体，并不是许可人公司商誉的载体。并且此商业标识是被许可人是在被许可的商标上独立打造出的添附物，是被许可人自己的智力成果。因此在许可使用终止后，许可人应当返还外观设计等后发商业标识的添附物。

三、后合同义务与添附制度相结合

通过以上论述笔者认为应当采用后合同义务和添附制度相结合的方法来解决商标许可增值利益分配的困境。第一，适用后合同义务和添附制度相结合的措施来解决商标许可增值利益分配的问题有利于促进许可双方利益平衡关系。根据《TRIPS协定》，即使有的商业标识无法区别相关的商品，权利人也可以利用其经过使用而获得的显著性。同理，后发商业标识因被许可人在使用过程中的强化而使得其具有显著性，成为具有一定影响力的商业标识。此类后发商业标识与商标一样，都是被许可人打造的后发商誉的载体。因此商标所有人返还这部分后发商业标识给原被许可人后，既不用再付出多余的成本，原被许可人也可以利用负载在此标识上的商誉继续培育自己的商标体系。这样以来，不但能够使商标许可增值利益分配的问题加以解决，还能够很好的保护被许可人的利益，维护许可双方之间的利益平衡关系。第二，由于这类案件涉及法学、经济学、会计学等多个学科领域，审理起来尤为复杂。因其高度的专业性，不但耗时耗力，而且近年来此类案件呈增长态势。许可双方对增值部分分配的不满意就会通过诉讼解决，极大地浪费了司法资源。因此复杂问题简单化，利用后合同义务和添附制度相结合的措施有利于快速明确的解决问题，节省司法资源。第三，利用后合同义务和添附制度相结合的途径来解决商标许可增值利益分配的问题有利于促进商标制度的发展，实现商标资源社会效益的最大化。即使根据现行商标法允许商标所有人将商标以及负载在商标上的其他各种利益全部收回，商标所有人也不一定能够继续原被许可人经营时的辉煌。只有商标所有人拥有的社会资源和相关技术资金大于等于原被许可人，才有可能将这一商标的商誉维持下去。如果商标所有人达不到这种条件，那么由原被许可人打造的凝聚着巨大商誉的商标将开始走下坡路。因此倘若商标所有人在收回商标的同时把被许可人独立打造的商业标识返还给被许可人，那么即使商标所有人经营不好原商标，被许可人也可以凭借此同样凝聚着巨大商誉的商业标识以及自己的资源重新把新注册的商标打造成国际著名品牌。商标制度立法的目的就是通过保护凝结着智力劳动成果的商标来促进社会生产力的发展，经济的繁荣稳定。利用后合同义务和添附制度相结合的措施来解决商标许可增值利益分配的问题有利于促进商标许可制度的发展从而完善我国的商标法律制度。

第二节 商标增值分配的立法建议

一、增设商标许可增值利益分配的条款

根据前文的论述，笔者建议立法者在《商标法》第四十三条中增设一款，为司法实践的适用提供指引。在原有三款的基础上，笔者设计了第四款，其文字表述如下：《商标法》第四十三条第四款：“被许可人在许可期间为许可使用的商标增添外观设计，许可人同意增添，并就商标使用权返还时附属物如何处理有约定的，按约定办理，没有约定又协商不成，可以归被许可人。”该规定其实是一个原则性的规定，在处理商标许可增值利益分配问题时还是应当以意思自治原则为基础，只有当许可双方没有约定或者约定不明且协商不成时才适用此条款把被许可人在许可期间为许可使用的商标增添外观设计归属于被许可人。但是此款还是有漏洞，笔者的意思是不只是外观设计，包括一切有形的可分割的添附物都可以归属于被许可人。例如发明创造，实用新型专利等等。

二、以许可期间为视角的解决尝试

美国判例法中的“蒂罗斯——莱格特纳斯规则”，制定了所谓的商标共存制度，这是指两个使用相同或者近似商标的善意市场主体，在消费者可以区分两者的情况下，可以共同存在于商业活动中。有学者认为这种制度可以用在王老吉案件中，使双方商标共存。笔者认为美国的这种商标共存制度所体现的规则并非能够适用于王老吉案件。首先，适用该商标共存制度的前提是约定共存、法定共存、特殊共存。商标许可制度中许可双方很显然不会约定共存；法定共存和特殊共存所要求的前提是在后使用人为善意且双方相处较远的区域。在民法理论中，善意的含义是不知情。在商标许可中，许可人和被许可人无法做到不知情，而且双方市场又不可能隔离开。所以不满足适用商标共存制度的前提。第二，商标共存制度要求消费者可以明显分清两个独立的商标。在商标许可中，被许可人使用的是被授权许可使用的商标，在商标所有人收回商标后，无论商标所有人继续使用该商标还是许可给他人使用该商标，都不可避免的使消费者产生混淆。而且主张可以适用商标共存制度的学者认为王老吉公司和加多宝公司生产的是两种不同配方的凉茶。这点笔者并不认同，加多宝公司声称两种凉茶配方不同并在电视上播放王泽邦后人声称从未许可其他人使用王老吉配方的广告，还声称会追究侵权人的责任。但这仅仅是一条迷惑大众的广告。王老吉凉茶配方在大陆的分支是1956年公私合营时被广药集团收购了；加多宝公司是通过王老吉配方在国外的传承人获得授权的。因此笔者认为加多宝凉茶和王老吉凉茶配方是相同的。据此分析，消费者就更不知所云了。两个商标相同产品相似只是包装不同，这样的情形完全不满足商标共存制度的要件。最重要的一点是，我国实行的是商标注册制度，以此来产生社会公示公信力。如果一个商标因为被许可人的使用就会平白的生出另一个商标，这样就会降低商标的公信力，扰乱商标注册制度，从而削弱法律的规范作用。虽然美国的商标共存制度无法解决王老吉案后发商誉的纠纷，但其在理论和实践上为我们提供了一个有益的视角。

在此，笔者严格的将商标价值与后发商誉的价值做以区分，认为可以以许可期间为依据，对商标许可增值利益部分进行分配。由于后发的商誉并非商标价值的正常增值，所以在商标被许可期间，增值利益应当由被许可人享有。王老吉案件中，广药集团所授权给加多宝公司的仅限商标本身，对于被许可使用期间的商誉增值部分，是加多宝公司凭借优秀的运营而增加的，所以这并非商标自身的价值，不应归属广药集团，由于商标与商誉形式上的不可分性，所以加多宝公司能够享有该增值利益的时间仅限被许可期间内。笔者认为，加多宝公司在经营“王老吉”商标的同时，不仅“王老吉”商标的商誉获得巨大提升，作为生产经营厂家的加多宝公司也借此崭露头角，获得了知名度的提升。在被许可期间，加多宝公司有权申请注册商标，凭借其作为王老吉厂商的知名度生产新产品，由于“王老吉”品牌的影响力，必然能够对新产品的市场开拓提供巨大的帮助。笔者认为这个过程正是加多宝公司利用商标许可期间增值利益的表现。这一点类似可口可乐、宝洁等公司，在某一个商标品牌做大做强后，不仅产品价值提升，作为背后的母公司同样会受益，以至于最终“宝洁”“可口可乐”的公司影响力超越了产品影响力，其发布一款新产品仅需借助公司的商誉即可迅速的占有市场份额。

笔者认为，以许可期间作为商标许可增值利益分配的方法，将具有以下优势：第一，可以明确利益归属，即在商标许可期间的商誉利益由被许可人享有，在商标许可到期后的利益由商标所有权人享有。这种模式下，以许可期间作为商标许可增值利益部分的分配依据，可以完美的与商标许可制度相衔接，被许可人享有后发商誉利益并非没有期限而是被固定在被许可期间，这样更能够保证商标和商誉的形式统一。一方面满足被许可人对商誉增值利益的回报，另一方面也避免商标所有权人利益的损失。这里笔者说明一点，由于商标被许可使用后，商标的使用权由被许可人行使，商标所有权人应当承担不作为的容忍义务。所以对于商誉增值利益的分配以许可期间为限。第二，可以获得更好的执行力，促进企业发展。由于后发商誉利益的评估存在前文所述的重重困难，通过许可期间为利益划分方法的方式，能够避免评估而直接解决利益的分配，因而具有很好的法律适用性。第三，可以促进被许可人行使权力，化解纠纷。将授予权利的时间严格限定，这样可以督促被许可人在被许可期间积极利用商誉创造更多的价值。这样，不仅可以促进权利的行使，还能有效的避免矛盾，因为权利不会等待懒惰的人，如果被许可期间没有积极利用商誉，那么就要承担许可到期权利消灭的不利后果，从而在商标使用权到期后不会再出现增值利益的纠纷。

总之，笔者以许可期间为切入点，将商标许可增值利益进行合理的分配，不仅保证了商标利益和商誉利益在时间上的统一性，也能够解决商标许可增值利益纠纷问题，希望笔者的研究能够为立法者提供有益的尝试。

参考注释：

1.《中华人民共和国合同法》第九十二条。

2. Pilot Corp. of America v. Fisher-Price, Inc.,501 F. Supp. 2d 292(2007).

3.《TRIPS协定》第十五条。

4.李雨峰、倪朱亮：《寻求公平与秩序：商标法上的共存制度研究》，《知识产权》，2012年第6版，第3页。

5.黄淳：《论商标共存的合目的性》，《中华商标》2012年第7期。